Profitant de l'ouverture de la zone de nommage du .fr, la société KLTE Ltd a procédé depuis le 11 mai 2005 à l'enregistrement de plus de 1200 noms de domaine.

Profitant de l'ouverture de la zone de nommage du .fr, la société KLTE Ltd a procédé depuis le 11 mai 2005 à l'enregistrement de plus de 1200 noms de domaine.

Mais ce n’est pas uniquement par le nombre de ses enregistrements que cette société est entrée dans l’actualité des noms de domaine.

En effet, ainsi que la presse spécialisée l'a révélé¹, une grande partie de ces noms de domaine s'avère proche de marques très connues des consommateurs.

Ainsi, des noms de domaines tels que campingaz.fr, oarnge.fr ou lesecho.fr, tous réservés par la société KLTE Ltd, ne sont pas sans rappeler les marques notoires CAMPING GAZ, ORANGE et LES ECHOS.

En outre, cette proximité entre la plupart des noms de domaine réservés par la société KLTE Ltd et les marques qu'ils imitent se retrouve également au niveau du contenu des sites Web accessibles par lesdits noms de domaine, ces sites étant uniquement composés de liens hypertextes de nature publicitaire dont la thématique était très comparable aux produits ou aux services pour lesquels les marques antérieures sont connues.

Ainsi, l'internaute trop pressé qui saisissait malencontreusement dans la barre URL de son navigateur Internet l'adresse lesecho.fr au lieu du nom de domaine lesechos.fr se voyait dirigé vers le site ci-dessous partiellement représenté :


(page d'accueil)


(page affichée après avoir cliqué sur l'un des liens apparaissant sur la page d'accueil)

Or, et bien évidemment, ce site, tant dans sa forme que dans son contenu, ne présentait strictement aucune affiliation avec le célèbre quotidien économique LES ECHOS².

En réalité, il s'agit là d'un cas typique de typosquatting, activité consistant à enregistrer des noms de domaine très proches de droits antérieurs, afin de détourner les internautes saisissant incorrectement dans la fenêtre de leur navigateur l'adresse du site qu'ils souhaitent visiter.

S'il est vrai que le nombre d'erreurs n'est en principe que marginal, il n'en demeure pas moins que sur des niveaux de trafic très élevés le pirate peut, de la sorte, détourner un trafic non négligeable vers son site, lequel est le plus souvent à vocation purement publicitaire³.

D'ailleurs, de nombreux titulaires de droits antérieurs ainsi lésés se sont plaints du comportement de la société KLTE Ltd.

Face à ces réactions, l'AFNIC, après avoir demandé des explications à la société KLTE Ltd⁴, a bloqué pour une durée de trois mois l'intégralité des noms de domaine réservés, et ce précisément afin de permettre aux personnes s'estimant lésées de faire valoir leurs droits⁵.

Si ces victimes peuvent introduire une procédure judiciaire, au besoin par la voix des référés, elles disposent également, depuis 1999, de la faculté de faire trancher leur litige selon un mode de règlement extrajudiciaire.

S’agissant plus particulièrement des litiges concernant les noms de domaine relevant de la zone de nommage du .fr et du .re, ceux-ci peuvent notamment être réglés au moyen d’une Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL) par décision technique administrée par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Ainsi, au terme d’une procédure contradictoire, un expert désigné par l’OMPI pourra, s’il juge la plainte bien fondée (à savoir, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine en cause porte atteinte à la propriété intellectuelle, aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale, au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne⁶), ordonner soit le transfert dudit nom de domaine au profit du plaignant, soit sa radiation.

Comparée à une procédure judiciaire classique, une PARL offre non seulement l’avantage de la rapidité, de l'économie et de la souplesse, mais elle permet également de déboucher, en cas d’issue positive pour le plaignant, sur une décision directement exécutoire dans le monde entier à l'application de laquelle le réservataire du nom de domaine litigieux ne pourra se soustraire.

C'est donc par ce biais que la société Les Echos a fait valoir ses droits à l'encontre de la société KLTE à propos du nom de domaine lesecho.fr.

Et, après avoir introduit la procédure le 29 août 2005, la Requérante a obtenu le transfert à son profit du nom de domaine lesecho.fr par une décision rendue le 21 octobre 2005⁷.

Au regard de l'évidente proximité entre le nom de domaine lesecho.fr et les droits antérieurs de la Requérante sur la dénomination LES ECHOS (celle-ci étant protégée en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et titre), l'Expert nommé par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI a pu décider sans difficulté que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine lesecho.fr portaient atteinte auxdits droits antérieurs de la société Les Echos.

Malgré cet apparent classicisme, la présente décision mérite, par au moins deux aspects, qu’une attention particulière lui soit portée.

En effet, en plus de se prononcer sur l'opposabilité d'une marque à l'encontre d'un nom de domaine inactif (1), il s'agit, à notre connaissance, de la toute première décision rendue dans le cadre d'une PARL du .fr ou .re à faire application de la protection spécifique des titres posée à l'article L. 112-4 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle (2).



* L'opposabilité d'une marque à un nom de domaine inactif

L'AFNIC ayant décidé de bloquer les noms de domaine enregistrés par la société KLTE Ltd, ces derniers ne pouvaient plus pointer vers quelque site que ce soit.

Or, le fait qu'un nom de domaine soit inactif a posé débat devant le juge judiciaire.

En effet, depuis les affaires dites Zebank⁸ et Saveurs et Senteurs⁹, les juges n'apprécient plus la contrefaçon d'une marque par un nom de domaine par référence à la seule classe 38 (laquelle couvre les services de "télécommunication").

En d'autres termes, la détention d'une marque revendiquant une protection pour les services de "télécommunication" ne permet plus d'interdire systématiquement l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine identique ou similaire au signe constitutif de la marque antérieure.

Ainsi, les juges, appliquant pleinement le principe de spécialité, estiment désormais qu'il convient non seulement d'apprécier la contrefaçon à l'aune de la proximité des signes, mais aussi en procédant à une comparaison entre le contenu du site exploité et les produits et services pour lesquels la marque est protégée.

Si cette jurisprudence a pour effet de conférer une protection plus mesurée aux marques en mettant fin à une hégémonie certainement exagérée, et ce en restaurant l'application du principe de spécialité, il faut néanmoins admettre qu’elle montre rapidement ses limites, tous les noms de domaine ne pointant pas vers un site actif.

Dans cette hypothèse, aux termes des jurisprudences Zebank et Saveurs et Senteurs, les juges, au motif que le seul enregistrement d'un nom de domaine constitue un acte neutre, se refusent à considérer que la détention d'un nom de domaine ne pointant vers aucun site actif puisse être justiciable des règles de la contrefaçon de marque.

Pourtant, il faut bien admettre qu'un simple enregistrement de nom de domaine a pour effet direct et certain d'empêcher le titulaire d'une marque antérieure d'être présent sur le Web ou, à tout le moins, de certaines zones de nommage.

Or, chacun se doutera qu'être privé de la possibilité de pouvoir communiquer sur la Toile en utilisant le nom sous lequel on est connu peut être ô combien handicapant.

Aussi, pour une partie de la doctrine¹⁰ et de la jurisprudence (décisions dites "Egg"¹¹ et 2Xmoinscher¹²), il convient de persister à protéger les marques à l'encontre des noms de domaine inactifs.

Ainsi, dans la décision dite Egg, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que "la réservation du nom de domaine egg.fr pour désigner un site inexploité (…) constitue un acte d’usage du signe EGG ; (…) qu’un tel usage a pour effet de rendre indisponible ledit signe pour désigner l’un des services de la classe 38 ; que partant, il constitue un acte de contrefaçon de cette dernière, l’adoption de ce nom de domaine par la société "EGG au carré" étant susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public, qui pense accéder au site de la société titulaire de la marque EGG".

Dans l'affaire KLTE Ltd, il aurait été déraisonnable de considérer, par application de la jurisprudence "Zebank" et "Saveurs et Senteurs" que, faute de pointer vers des sites actifs, les noms de domaine litigieux ne pouvaient porter atteinte aux titulaires de droits antérieurs.

En effet, le blocage de ces noms de domaine relevait d’une mesure d’autorité indépendante de la volonté du Défendeur et, partant, ne devait préjudicier aux titulaires de droits antérieurs.

Néanmoins, en décidant que le "nom de domaine lesecho.fr, quand bien même le site ne serait plus actif, suite au blocage opéré par l’AFNIC, est susceptible de constituer un acte de contrefaçon des marques antérieures LES ECHOS dès lors que ces dernières, et notamment la marque n° 05 3 337 867, sont enregistrées en classe 38 pour les services de télécommunication et ce, conformément à la jurisprudence française" cette décision s'inscrit dans la lignée du courant jurisprudentiel considérant qu'il est possible de protéger une marque contre un nom de domaine non exploité, dans la mesure où la marque antérieure est protégée pour les services pertinents de la classe 38.



* L'application de l'article L 112-4 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle

Les conditions d'ouverture d'une procédure de règlement des litiges en matière de .fr et de .re ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en matière de noms de domaine enregistrés dans les extensions génériques (.com, .org, .net…).

Une PARL est, en effet, notamment ouverte à toute personne estimant ses droits de propriété intellectuelle lésés par l'enregistrement ou l'utilisation d'un nom de domaine.

Parallèlement, les procédures UDRP "classiques", c'est-à-dire celles qui concernent les extensions génériques nécessitent, pour déboucher sur une décision favorable au requérant,
que :

* le nom de domaine en cause soit identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;
* le détenteur du nom de domaine en cause n'ait aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime s’y attachant ;
* le nom de domaine litigieux ait été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

On le voit, les droits antérieurs pouvant être invoqués dans le cadre d'une PARL sont de prime abord plus nombreux que ceux dont il est possible de se prévaloir dans le cadre d'une procédure UDRP.

Ainsi, un titre d'œuvre, pour être l'objet de droits de propriété intellectuelle, doit, en toute logique, pouvoir être valablement opposé à l'encontre d'un nom de domaine enregistré dans l'extension .fr ou .re.

En effet, les titres sont susceptibles d'être protégés en vertu du droit d'auteur lorsqu'ils sont originaux et, en tout état de cause, bénéficient de la protection spécifique de l'article
L. 112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (lequel dispose que "nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion").

Si la possibilité de se prévaloir de droits sur un titre dans le cadre d’une PARL paraissait fondée en théorie, la pratique n'avait pas encore eu l'occasion de la connaître.

Aussi, en décidant que "l’usage du nom de domaine litigieux lesecho.fr tel que le défendeur se proposait de le faire avant qu’il le lui fut empêché par l’AFNIC, ne pouvait que prêter à confusion avec le titre de journal Les Echos, le contenu du site litigieux étant de même nature que le contenu économique et financier de ce quotidien", l'Expert a pour la première fois apparemment reconnu l'opposabilité d'un titre antérieur à un nom de domaine enregistré dans la zone du .fr et du .re.

S'agissant des autres zones de nommage, et plus spécifiquement des extensions génériques, bien que seules les marques soient expressément visées par les principes directeurs de l'ICANN, il ne faut pas pour autant en déduire que les procédures UDRP se trouvent fermées aux personnes qui n'ont pas pris la peine de protéger le titre de leur œuvre au moyen d'une marque.

En effet, il est constant pour la plupart des panélistes qu'une marque non enregistrée (qu'il s'agisse d'une marque au stade de dépôt ou d'une marque d'usage) peut servir de fondement à une procédure UDRP, sous réserve, toutefois, de la réunion de certaines conditions¹³.

Or, en la forme, un titre constitue une marque non enregistrée, proche par certains aspects, en droit français, d'une marque d'usage.

Mais, pour que son opposabilité au nom de domaine soit acquise, encore faut-il que le plaignant démontre que son titre, en raison de ses conditions d’utilisation et de l'intensité de son exploitation, est associé par les consommateurs à l'œuvre qu'il est destiné à identifier¹⁴.

Il résulte de ces conditions et de la part de subjectivité que leur appréciation nécessite, que la recevabilité, dans le cadre d'une procédure UDRP "classique", de prétentions fondées uniquement sur un titre d'œuvre revêtira nécessairement un caractère aléatoire.

En revanche, les spécificités des PARL permettent de réintroduire, au profit des titulaires de droits antérieurs, dans la zone de nommage du .fr et du .re, une part de la sécurité qui avait disparu lors de la libéralisation de cette zone.



Fabrice Bircker, Juriste en propriété industrielle
Bruno Raibaut, Conseil en propriété industrielle
cabinet.degret@degret.com
Cabinet Degret